■ 트레이드 드레스(Trade Dress) 정의  
○ 미국은 연방상표권(이하 랜햄법, Lanham Act)에 따라 제품 및 서비스의 이름, 즉 상표(트레이드마크) 뿐만 아니라 외형, 디자인, 제공방식, 전반적인 이미지 등도 지적재산권을 규정하고 있음. 이러한 지적재산권을 ‘트레이드 드레스’(Trade Dress)라 지칭함
○  트레이드 드레스는 제품 및 서비스의 외형 즉, 모양, 색, 크기, 재질 또는 이러한 것들의 조합을 통해 소비자가 인식하는 상품 또는 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습(Total Image and Overall Appearance)으로 규정됨
○  대표적인 사례로는 Coca-Cola사의 콜라병 디자인으로, 일반 소비자가 허리가 잘록한 병의 형상을 보고 코카콜라 제품을 연상할 수 있다면 해당 용기의 형상에는 트레이드 드레스가 있다고 간주되며, 이는 상표법의 보호대상이 될 수 있음
○  또한 식당이 특정한 내부 인테리어, 직원 유니폼, 메뉴 구성 등을 사용하여 고유한 이미지를 구축한 경우에도 트레이드 드레스가 적용 될 수 있음

■ 트레이드 드레스 요소 
○  보호 대상이 기능적(functional)이지 않아야 함
  - 트레이드 드레스로 여겨질 수 있는 외형적 성질은 소비자들에게 어떠한 기능을 제공하는 것은 아님
        ※ 제품의 기능성은 특허(utility patent)로 보호됨
  - 제품의 외형적 성질이 제품의 사용 또는 목적에 필수적이거나, 제품의 가격 및 품질에 영향을 주는 경우 기능적인 것으로 판단됨
○  보호대상이 소비자들에게 식별가능(distinctive) 해야 함
  - 트레이드 드레스로 인정되기 위해서는 그 자체로 식별력이 있어야 하며, 이는 시장 상황에서 소비자들의 인식가능 여부에 달려이있음
  - 그 자체로 식별력이 떨어지는 경우라도 오랜 사용으로 인해 소비자들이 해당 트레이드 드레스를 식별하게 되는 경우 이차적 의미 (secondary meaning)가 발생한 것으로 판단하여 식별력을 갖춘 것으로 간주될 수 있음

■ 트레이드 드레스의 적용 범위
○  본래 제품의 포장(dressing of a product)에만 적용되는 개념이었으나, 최근에는 제품 및 서비스에 광범위 하게 적용되며 점차 확대되는 추세임
○  확대 적용되는 경우는 제품이 시장에서 충분히 오랜 시간 사용되어 그 디자인에 고유한 식별력, 즉 이차적 의미가 발생한 경우
○  ‘충분한 오랜 기간’의 의미는 분명하지 않지만, 판례상 소비자가 특정 제품의 디자인을 식별하기 위해서는 단순히 긴 시간 뿐 아니라 해당 기간 동안 노출밀도 역시 중요한 요소로 여겨짐
  - Apple사의 iPhone 디자인이 이 경우에 해당됨. Apple사는 2007년부터 사용된 iPhone 디자인은 2008년 트레이드 드레스(상표)로 등록했는데, 이는 통상적으로 시장에서 식별력을 갖기에 매우 짧은 시간으로 간주되지만, 약 4억달러의 미디어 광고를 진행한 것을 포함하여 광범위한 미디어 노출이 있었음을 주장해 등록이 인정됨
○  트레이드 드레스는 제품 디자인 뿐 아니라 광고, 가게 실내 인테리어 등에도 적용됨. 이는 제품 또는 서비스의 비기능적 특성이 시장에서 해당 제품 또는 서비스의 제공자를 인식하게 하는 요인(source identifier)으로 작용할 경우 트레이드 드레스가 될 수 있다는 것을 의미함





■ 디자인 특허와 트레이드 드레스의 차이

 

■ 트레이드 드레스의 식품 적용 사례
○  트레이드 드레스의 적용범위 확대로 인해 제품의 크기, 모양, 색, 색의 조합, 질감, 삽화 등이 포함된 제품의 종합적인 외관과 느낌이 트레이드 드레스로 인정 받을 수 있게 되었으며, 이는 식품에도 동일하게 적용됨
○  2006년 미 특허청은 허쉬 초컬릿(Hershey Chocolate & Confectionery Corporation)의 고깔모양의 디자인을 트레이드 드레스로 인정하고, 이를 공식 상표로 등록함
○  과자, 초컬릿 모양, 병 디자인 등 식품업계 전반에 다양한 형태의 트레이드 드레스가 등록되어 있음





■ 식품업계에서 트레이드 드레스 분쟁사례
○  자신의 상품 또는 서비스의 트레이드 드레스가 침해되었다고 의심되는 경우 잠재적 피해자는 상대에게 민사소송을 제기할 수 있으며, 잠재적 침해자에게는 법적 책임이 발생할 수 있음
○  등록된 트레이드 드레스의 경우 연방법의 보호를 받기 때문에 다른 주에서 발생한 침해에 대해서도 소송을 제기할 수 있음. 등록되지 않은 상표 역시 상표법의 보호를 받으나, 이는 상표가 사용되고 있는 지역에만 국한됨
○  2001년 Coca-Cola사와 Pepsi사의 분쟁 사례
  - Coca-Cola사는 2001년 SIMPLY라는 이름의 음료를 출시 및 판매함. 2009년 Pepsi사는 유사제품군에 Trop50이라는 음료를 종이상자 형태로 출시했으나 이듬해 플라스틱 통 형태의 대용량 제품을 추가함
  - 이후 Coca-Cola 사는 Trop50 대용량제품이 자신들의 트레이드 드레스를 침해한 것을 근거로 Pepsi에 소송을 제기하며, 두 제품의 용기가 넓은 바닥과 좁은 목 형태, 녹색마개가 유사해 소비자들에게 혼란을 일으킬 수 있다고 주장함
  - 해당 케이스는 2010년 10월 28일 접수돼 재판 전인 2011년 5월 5일 종료되었으며 현재 Trop50는 마개의 색을 변경한 디자인을 적용함







■ 트레이드 드레스의 보호
○  제품 및 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습(total image and overall appearance)이 트레이드 드레스로 보호받기 위해서는 (1)비기능성(non-functionality)과 (2)식별성(distinctiveness)을 각각 독립적으로 인정받아야 함
  - 두 가지 속성 증명이 어려운 경우 트레이드 드레스로 보호받기 어려움
○  두 가지 기준을 충족하는 경우 연방정부에 상표로써 등록을 시도할 수 있으며, 등록되는 경우 다음과 같은 추가적 보호를 받을 수 있음
   1. 신청자는 해당 트레이드 드레스의 법적 소유주로 인정되며, 이는 연방정부에 등록되어 다른 주에서도 효력이 인정됨. 미등록 상표 또한 상표법의 보호를 받으나 상표가 사용되는 지역에만 국한됨
   2. 침해에 따른 분쟁 발생 시 등록된 트레이드 드레스에 대해서는 상표로서의 법적 유효성과 소유권이 우선 가정되어, 유효성 및 소유권 입증에 대한 부담이 덜게 됨
   3. 등록된 트레이드 드레스는 미 특허청 웹사이트에 공개되어 유사 상표 검색 시 노출되며, 타인이 유사한 트레이드 드레스를 등록하는 것을 사전에 막을 수 있음
   4. 등록된 상표와 유사한 제품의 미국 수입을 막기 위해 미 세관(U.S Customs and Border Protection)에 사전 보호 요청을 할 수 있음
   5. 디자인 특허가 거절 된 경우라도 트레이드 드레서 등록이 가능함 
 
 ■ 트레이드 드레스의 출원 과정
○  상표(트레이드 마크) 출원 과정과 유사하지만, 비기능성과 식별성을 증명해야 하고, 두 가지 기준에 부합하는지 각각 구분하여 심사하기 때문에 상표 등록에 비해 어려운 절차가 될 수 있음
  - 출원한 트레이드 드레스가 기능적인 것으로 판정된 경우 식별성의 여부와 관계 없이 심사를 통과할 수 없으며, 비 기능적인 것으로 판정되어도 식별성을 검증하지 못하면 심사를 통과할 수 없음
○  출원한 트레이드 드레스가 식별성이 떨어지는 경우라도 오랜 기간 동안 충분히 노출되어 소비자들이 해당 트레이드 드레스를 인식하는 경우 이차적인 의미가 발생한 것으로 간주해 식별력이 발생함
  - 제품 자체의 디자인의 경우 이차적인 의미 발생 검증이 필수
  - 출원한 트레이드 드레스가 제품의 포장 디자인인지, 제품 자체 디자인인지 판단하기 어려운 경우에는 제품 디자인으로 간주됨 
○  미 특허청 심사관은 출원된 트레이드 드레스의 유효성을 판단하기 위해 신청자가 제출한 자료를 토대로 1차 검토를 진행하지만, 많은 경우 최초 심사만으로는 유효성을 인정받기 어려우며 추가요청자료를 제출한 후 재심사를 받는 과정이 수반됨
  - 일례로 2006년 PF Brands사는 미 특허청에 물고기 형상의 과자 형태를 출원하였으나, 해당 제품 형상이 충분한 식별력을 갖지 못한다는 사유로 1차 심사에서 거절됨
  - 거절통지서에서 심사관은 식별력 증명을 위하여 미국 내 해당 상표의 유통기간, 해당 사욮의 광고 규모 등의 추가자료를 요청하였고 이후 PF Brands사는 추가자료제출을 통해 해당 상표를 등록함 



■ 시사점
○  트레이드 드레스는 제품 및 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습을 의미하며, 이에 해당하는 경우 미국 상표법의 보호를 받을 수 있음
○  트레이드 드레스의 침해에 따른 처벌은 기본적으로 상표(트레이드 마크)침해와 동일하며 여기에는 해당 상표의 사용 금지 명령, 영업 손실 및 이익에 대한 보상, 피해자의 변호사 비용에 대한 보상, 징벌적 보상 등이 포함될 수 있음
○  미국 내에서 트레이드 드레스의 범위가 단순 형태와 디자인을 넘어 점차 확대되고 있는 만큼 미국 수출 중이거나, 준비하고 있는 한국 식품업체들 역시 트레이드 드레스에 대해 숙지하여 사전에 피해를 예방해야 할 것으로 보임

* 출처 및 참고문헌
- Law Group 자문
- Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971) 505 U.S. 763 (1992).
- TMEP 1202.02(a) Functionality of Trade Dress: In general terms, trade dress is functional, and cannot serve as a trademark, if a feature of that trade dress is "essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.
- Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165 (1995). 
- 15 U.S.C. § 1052(e)(5).
- Wal-Mart, 529 U.S. at 211, 54 USPQ2d at 1068.
- Ennco Display Sys. Inc., 56 USPQ2d 1279, 1284 (TTAB 2000).
- A mere statement of five years’ use is generally not sufficient. See, e.g., In re Ennco Display Sys. Inc., 56 USPQ2d 1279, 1284 (TTAB 2000). 
- E.g., Reg. No. 3,457,218 (“the configuration of a rectangular handheld mobile digital electronic device with rounded corners”).
- In T-Mobile US, Inc. v. AIO Wireless LLC, 991 F. Supp. 2d 888 (S.D. Tex. 2014).
- E.g., Reg. No. 4,277,914. 
- Section 43 of the Trademark (Lanham) Act (15 USC §1125(a))
- It is possible for extended protection for designs through the process of evergreening. 
- TMEP 1202.02 Registration of Trade Dress.
- E.g., Reg. No. 3,059,066 (“the three dimensional configuration of a conically-shaped candy piece with alternating swirls or stripes wrapped around it”); Reg. No 4,916,452 (“three-dimensional faceted conical configuration of a dish in the shape of the iconic KISSES candy”). 
- https://www.tropicana.com/products//trop50
-  Section 43 of the Trademark (Lanham) Act (15 USC §1125(a)) 
- Intellectual Property Rights Enforcement, CBP Publication # 0136–0311.
- Trademark Act of 1946, Pub. L. No. 105-330, §201, 112 Stat. 3064, 3069.
- §§1, 2, and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051, 1052, and 1127.
- Wal-Mart, 529 U.S. at 211, 54 USPQ2d at 1068.
- Id. at 215, 54 USPQ2d at 1070.
- E.g., Reg. No. 3,290,648. 
- U.S.C. Section 1116.
- Section 35(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117(a).