미 특허청은 지난 2월 15일 연방정부 상표 관련 업무 대리에 대한 새로운 규정을 발표하였다.

현 규정은 상표 출원자 또는 소유주가 대리인을 고용하지 않고 스스로 업무를 수행하는 경우 해당 개인 또는 사업체가 미국 영토 밖의 지역에 속한 경우라도 이를 허용해주고 있다. 단, 대리인을 통해 업무를 진행하는 경우에는 당사자의 미국 내 거주 여부와 관계 없이 반드시 미국 변호사 자격을 갖춘 사람만이 해당 업무를 대리할 수 있다. (예외적으로, 캐나다의 상표 변호사나 에이전트는 해당 자격을 갖춘 것으로 인정됨)

미 연방정부에 등록된 상표의 소유주는 소유주의 국적과 함께 거주지 또는 사업장 주소를 의무적으로 밝혀야 하는데, 이는 출원 시 상표의 실제 소유주 확인을 위해 반드시 제공되어야 하며, 해당 정보는 공개된다.

하지만, 새로운 규정이 적용되면 거주지 또는 주 사업장(principal place of business)이 미국령이 아닌 개인이나 기업은 미 특허청을 대상으로 상표 출원 또는 관련 업무를 진행하는 경우 반드시 미국 변호사 자격을 갖춘 사람을 고용하여 자신 또는 기업을 대리하게 해야한다. 이와 유사한 제도를 활용하고 있는 국가는 칠레, 중국, 이스라엘, 일본, 요르단, 한국, 모로코, 남아프리카공화국과 유럽연합이며, 미 특허청은 해당 국가들의 제도를 참고하여 본 수정안을 적용할 것임을 밝혔다.

본 개정이 이루어진 배경으로 특허청이 제공한 자료에 따르면 2017년 기준 미 특허청에 출원된 상표 중 해외 출원의 비율은 26%로, 이는 최근 몇 년 간 빠른 속도로 증가하고 있으며, 특허청은 향후 해외 출원이 계속 증가할 것으로 예상하고 있다. 

미 특허청 출원 상표의 해외 출원 비율

이러한 해외 출원 중 약 절반인 44%가 소유주가 직접 미 특허청을 대상으로 출원 업무를 진행한 것이며, 특허청은 본 수치가 최근 몇 년 간 2배 가까이 증가하였으며, 미국 내 소유주의 직접 출원과 비교했을 때 매우 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다.

미 특허청 출원 상표의 대리인 출원 비율

문제는 이러한 해외 출원의 급증과 동시에 무자격 법률 대리(UPL: Unauthorized Practice of Law)의 사례 또한 증가하고 있다는 것이며, 이러한 무자격 대리인의 출원 중 많은 경우가 미 특허청의 출원 규정을 어기거나 이를 교묘히 피해 출원을 시도하고 있다는 것이다. 특허청은 이러한 사례가 수만 건에 달하며, 사용 수법이나 기술 또한 진화하고 있어, 특허청의 제한된 자원으로 이러한 문제를 적발하고 해결하는 데에 큰 어려움이 있다고 밝혔다.

특허청은 현재 시행하고 있는 미 특허청의 제재조치 또한 효과적이지 않음을 밝혔는데, 이는 해외 출원자의 주소가 불분명하거나, 주소 자체가 무자격 대리인의 주소로 되어 있어, 제재에 대한 적절한 대응이 이루어지지 않을 뿐만 아니라, 출원자에게 해당 사실 조차 전달되지 않는 경우가 많기 때문이다. 또한, 출원자가 미국의 사법 관할구역에 거주하지 않기 때문에 형사처벌의 시행이 어렵다는 것이 그 이유이다.

미 특허청은 이번 수정안을 통해 해외 출원자가 의무적으로 미국 변호사를 선임하게 함으로써 불법적 대행 업무와 불법적 출원이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이러한 사건이 적발되더라고 이와 관련된 사람들을 더욱 효과적으로 추적하고 처벌할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

본 규정을 이행하지 않을 시 해당 출원자는 미 특허청으로부터 수정조치(Office Action)을 받게 되며, 통상 6개월 내 수정조치에 대한 적절한 대응을 하지 않는 경우 출원 상표는 포기된 것으로 간주된다. 만일 해외 출원자가 본 규정을 이행하지 않아 이와 같은 통지를 받게 되는 경우, 6개월 내 미국 변호사를 선임해야 하며, 해당 변호사를 통해 선임사실을 미 특허청에 고지해야 한다.

마드리드 출원의 경우 최초 출원 시에는 미국 변호사가 해외 출원자를 대리해야 하는 규정이 적용되지 않는다. 하지만, 마드리드 출원이라도 미 특허청 심사는 타 출원방식과 동일한 심사기준이 적용되며, 이에 부합하지 않는 경우 수정조치가 발부되는데, 이러한 수정조치에 대한 대응에는 본 규정이 적용된다. 즉, 마드리드 방식으로 출원한 해외 출원인이 특허청 심사 후 수정조치를 받는 경우 이에 대응하기 위해서는 미국 변호사를 선임해야 한다. 미 특허청은 2017년 기준 전체 마드리드 출원의 2.9%만이 미 특허청의 심사를 수정조치 없이 통과한 것으로 밝히고 있는데, 이는 대부분의 마드리드 출원이 미 특허청의 심사기준을 충족하지 못하고 있음을 의미하며, 출원절차를 계속하기 위해서는 적법한 법률 대리인의 선임이 요구될 가능성이 매우 높음을 의미한다.

본 수정안의 최종안은 6월 내 발표될 예정이며, 오는 7월 1일부터 시행될 예정이다. 해당되는 주요 업무는 미 특허청 상표 출원, 출원 및 등록 상표의 관리, 미국 상표심판 항소위원회 (TTAB: Trademark Trial and Appeal Board) 관할 사건 등이다.


[시사점]
상표권 등록은 미국시장 진출에 있어 가장 기본적으로 중요한 사항이며 특히 최근에는 아마존 등 온라인 비즈니스 확대로 인해 중요성이 더욱 커지고 있음. 식품시장에서도 제품의 디자인, 상표, 상품명 등 무형자산의 경쟁력이 커지고 있는만큼 지적재산권 보호 역시 중요한 문제로 대두되고 있음. 미국시장 진출을 계획하는 한국업체들은 미국 시장 내 상표권의 중요성에 대해 인지하고 있어야 함. 미국 시장 상표권 등록과 관련해서는 현지화지원사업을 통해 도움을 얻을 수 있음.
 

출처 :

https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/15/2019-02154/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants

https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201810&RIN=0651-AD30